AUD

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

MURCIA

SENTENCIA: 00004/2005

Rollo núm. 381/04.

Apelación Civil.

S E N T E N C I A NÚM. 4/2.005

Ilmos. Señores:

D. JUAN MARTÍNEZ PÉREZ

Presidente

Dª MARÍA DEL PILAR ALONSO SAURA

D. CAYETANO BLASCO RAMÓN

Magistrados

En la Ciudad de Murcia a siete de Enero de dos mil cinco.

Habiendo visto en grado de apelación la Sección Tercera de esta Ilustrísima Audiencia Provincial los autos de juicio ordinario núm. 381/2.004, que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Murcia, entre las partes, como actora y en esta alzada apelante, HOTEL BLANCO DON JUAN S.A., representada por el procurador Sr. Rentero Jover y defendida por el letrado Sr. Iglesias Maravá, y como demandado y en esta alzada apelado, Jon, representado por el procurador Sr. Jiménez-Cervantes Hernández Gil y defendida por la Letrada Sra. Meca García Grajalva. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. CAYETANO BLASCO RAMÓN, que expresa la convicción del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de instancia citado, con fecha 10 de junio de 2.004, dictó en los autos principales de los que dimana el presente rollo la sentencia cuya parte dispositiva dice así: "Fallo: Que desestimando la demanda formulada por Hotel Blanco Don Juan S.A. representado por el Procurador D. Antonio Rentero Jover con la asistencia del letrado D. José María Iglesias Monravá contra D. Jon representado por el procurador D. Juan Jiménez-Cervantes con la asistencia del letrado Dª Ana Meca García-Grajalva, debo absolver y absuelvo a dicho demandado.= No procede hacer expresa declaración sobre imposición de costas."

SEGUNDO.- Que contra la anterior sentencia, en tiempo y forma, se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora, siéndole admitido y tras los trámites previstos en la L.E. Civil, se remitieron los autos a esta Audiencia formándose el presente Rollo por la Sección Tercera con el núm. 381/2.004, designándose Magistrado Ponente por turno y señalándose deliberación y votación para el día 5 de enero de 2.005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Alega la parte apelante que la sentencia de instancia infringe la Ley de Marcas 17/2.001 de 7 de Diciembre, y tras referir que ésta es la legislación aplicable, lo que estima también se desprende de la sentencia recurrida, argumenta en base a la existencia de la causa de nulidad contemplada en el artículo 6, 1, b de la citada Ley y en relación con la marca núm. 1782.113, "Hotel y Apartahotel Don Juan", en la clase 42, dada la preexistencia anterior de la Marca 1611.115, "Grupo Don Juan Cl 42", argumentando que el no uso del demandado, apelado en esta alzada, de la misma de una forma pública, real y efectiva, difícilmente podía ser conocida por el público, por lo que entiende que no cabe considerar la existencia de "tolerancia de uso" a que se refiere el art. 52.2 de la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2.001 en lo que concierne a la Marca núm. 1782.113; se pone de manifiesto que el elemento dominante de ambas marcas es "Don Juan" y se aplican a un mismo tipo de actividad empresarial, y precisa que el hecho de que el nombre de los titulares de las marcas confrontadas sea "Juan" no determina que se derive un derecho a obtener su registro en cuanto que al solicitarse como marca pierden tal carácter y quedan sujetos a lo dispuesto en las causas de prohibición del registro de los arts. 6 y 9 de la Ley 17/2.001. Se rebate que la denominación "Don Juan" sea vulgar en relación al citado tipo de establecimientos en España, razonando que el hecho de que puedan existir otros hoteles con esa denominación no demuestra su vulgarización, aludiendo a la posibilidad de licencias para su uso por terceros. Se refiere a la identidad de denominación de ambas marcas y de actividad, sin que estime que sea causa de diferenciación su no coincidente aspecto gráfico. En apoyo de todo ello, se traen las propias alegaciones de la contraparte contra la concesión de la marca 2.543.221. Se alega, asimismo, que el hecho de que la marca 1782.113 se solicitara 4 meses después de concedida la 1.611.115 no quiere decir que esta última no fuera usada antes de su concesión, considerando dicha cronología como irrelevante. En cuanto a la distinta ubicación de los hoteles lo considera irrelevante, pues el objeto del debate es la compatibilidad o incompatibilidad registral de las marcas, las cuales se extienden a todo el territorio nacional. Por último se significa que dicha incompatibilidad viene corroborada por el criterio mantenido por la Oficina Española de Patentes y Marcas en resolución habida en otro expediente, en el de la marca núm. 2.360.643, y si bien se ha planteado recurso contencioso-administrativo, el art. 111.1 de la L.R.J.P.A. es ejecutivo.

En cuanto a la caducidad de la marca 1.782.113, solicitada con carácter subsidiario a la acción principal de nulidad, absoluta o relativa, realiza un análisis de los documentos 4 a 33 aportados junto con el escrito de contestación a la demanda, para concluir que no consta que en los mismos se utilizara la denominación "Hotel y Apartahotel Don Juan", según viene registrada la marca 1.782.113, y solo hay anuncios de "próxima apertura" del "Hotel Don Juan", entendiendo que eso evidencia la falta de uso de la misma. Se añade que el pago de las tasas y renovación de la marca no acredita el uso y voluntad de utilización y que el folleto "Hotel Don Juan" se corresponde a la marca 2.360.643 y no a la 1.782.113, y que así lo puso de manifiesto el demandado al ser interrogado.

Se refiere, a continuación, a la nulidad relativa de las marcas del demandado números 2.471.099 (clase 16), 2.471.100 (clase 24), 2.360.641 (clase 35), 2.360.642 (clase 36), todas con la marca "Hotel Don Juan"; solicita su nulidad en base a la preexistencia de la marca núm. 1.611.115, precisando que existe una coincidencia denominativa y aplicativa, entendiendo que la denominativa se desprende del escrito de oposición del demandado a última solicitud de marca (doc. núm. 76, junto a demanda) y la aplicativa se desprende, asimismo, de dicho documento respecto a las números 2.360.641 y 2.360.642, concluyendo a partir de ello la existencia de riesgo de confusión y asociación.

En cuanto a la nulidad absoluta solicitada de las marcas 2.471.099, 2.471.100, 2.360.641 y 2.360.642, se alega que las mismas podrían inducir a error al público, causa de prohibición del art. 51 g) Ley 17/2.001, en cuanto que una marca que se denomina "Hotel Don Juan" que no tenga que ver con la hostelería induciría a error.

Respecto a las marcas del demandado 2.513.650 y 2.513.649, se refiere que, con fecha 7 de junio de 2.004, por la Oficina Española de Patentes y Marcas han sido denegadas, al estimarse los recursos de alzada interpuestos por la hoy apelante contra las concesiones de dichas marcas, transcribiendo alguno de sus considerandos y señalando que los precedentes no son vinculantes.

De lo expuesto se concluye por el apelante que ha existido en la sentencia de instancia error de hecho en la valoración de la prueba.

SEGUNDO.- Han de prosperar los argumentos apelatorios de la parte recurrente y estimar, en consecuencia, la acción de nulidad ejercitada respecto de la marca 1.782.113, "Hotel y Apartahotel Don Juan, C/ 42", al amparo de lo dispuesto en el art. 6.1 b de la Ley 17/2001, legislación que se estima aplicable en base a lo razonado por la citada recurrente, sin que este concreto extremo sea objeto de debate. Estimación de la acción referida que se apoya en el hecho de la propiedad temporal de la marca 1.611.115, "Grupo Don Juan, cl 42", de la que es titular el actor y en el hecho de que ésta y la del demandado guardan similitud fonética y conceptual a partir de la cual cabe establecer que existe un riesgo de confusión en el público; riesgo de confusión que incluye riesgo de asociación.

La similitud fonética es innegable en cuanto que ambas marcas tienen como elemento distintivo esencial el nombre "Don Juan", y la identidad conceptual, asimismo, es manifiesta en cuanto que ambas son de la clase 42. Ciertamente que ambas marcas han convivido durante un cierto tiempo en el mercado, pero no es menos cierto que el conocimiento de la actora sobrevino como consecuencia, precisamente, de que la demandada impugnara su pretensión (folio 200 y ss.) al inscribir la marca 2.543.221 (folios 204 y ss), lo que ocurre en julio del año 2003, por lo que no cabe entender que existiera una tolerancia de uso al amparo del art. 52.2 de la Ley 17/2001, máxime cuando la demandada no hace exposición pública de la misma de forma inmediata en cuanto que el hotel que está construyendo sufre un retraso en el tiempo por razones burocráticas que acredita, y tan solo según los documentos aportados, aparece el nombre del hotel con resonancia pública en junio del año 2001 al publicarse en "La Verdad" (folio 297), lo que justifica el desconocimiento de la actora, aparte el que ambos titulares de las respectivas marcas realizan sus actividades mercantiles y empresariales en áreas geográficas distintas, circunstancia esta última que, en cualquier caso, y en contra de lo razonado en la sentencia de instancia, no constituye un dato a partir del cual establecer inexistencia de confusión, por cuanto no cabe olvidar que ambas se encuentran dentro del territorio nacional y que precisamente por la actividad que desarrollan, hoteles, el usuario que demanda sus servicios no es el autóctono de la zona en que se encuentran ubicados los mismos, sin desconocer, claro está, que los actuales medios de comunicación y vías de información permiten considerar todo lo contrario, esto es, que el riesgo de confusión no desaparece por el hecho en que se encuentren en zonas geográficas distintas, sin que el hecho de que una se dedique a hoteles de tres estrellas y otra de cuatro constituya un dato que elimine el riesgo de confusión, sino que, más bien, puede contribuir a aumentarle, y sin que el hecho de que puedan existir otros hoteles con dicho nombre quepa inferir de forma inequívoca la vulgarización de la marca en cuanto que ello puede obedecer a causas ambivalentes y no únicamente al hecho de que se hubiese vulgarizado, no siendo de considerar ello por la propia demandada desde el punto y hora en que impugnó la pretensión de la actora respecto de la marca núm. 2.543.221.

Cierto que el nombre "Don Jon" no determina, por sí solo, una especial eficacia individualizadora y que la cercanía en que se produce la inscripción de una marca y la solicitud de otra impide considerar el que se hubiere aprovechado o beneficiado de la solvencia o significación adquirida por la primera en el mercado; cierto, asimismo, que el logotipo o signo gráfico identificativo de una y otra son distintos, sin embargo, es de señalar que lo que se examina es el riesgo de confusión y ésta se estima que se produce, una vez examinadas globalmente una y otra marca, al existir una similitud, casi identidad, fonética y conceptual, por lo que la marca más antigua es la que ha de prevalecer. Riesgo de confusión que la propia parte demandada reconoce en su escrito de alegaciones cuando impugna la marca núm. 2.543.221, propuesta por "Grupo Don Juan Hoteles" (folios 209 y ss), donde viene a expresar que está anticipada su distintividad por las marcas 1.782.113, 2.360.691 y 2.360.642, y pone de manifiesto la existencia de una cuasi-identidad fonética e identidad aplicativa, considerando elemento distintivo dominante la palabra "Don Juan", y ampara su solicitud en lo dispuesto en el art. 6.1 b de la Ley de Marcas 32/88; argumentos sobre la posibilidad de confusión que, en definitiva, ha de ser utilizado ahora en contra de la misma una vez determinado que la actora gozaba del amparo de una marca anterior a la suya. Alegaciones que, en síntesis, pueden ser considerados como un acto propio de reconocimiento, aparte de que un objetivo juicio comparativo de ambas nos lleva a la misma conclusión.

Pero es que, además, se estima no sólo que existe la nulidad relativa al amparo del art. 6.1. b, sino también la absoluta que recoge el art. 5.1. g, ambos de la Ley 17/2.001, en relación con los artículos 51 y 52 de dicho texto, pues aparte del riesgo de confusión razonado, ello puede inducir al público a error sobre el origen del producto o servicio que recibe.

Establecida, pues, la nulidad de la marca 1.782.113, "Hotel y Apartahotel don Juan", en la clase 42, es innecesario entrar a conocer sobre su caducidad por falta de uso, pues dicha acción tan sólo se plantea con carácter subsidiario a la anterior, y por idéntico razonamiento es innecesario entrar a conocer sobre la acción subsidiaria de la anterior, relativa a que se estimare la existencia de un acto de competencia desleal.

Respecto de las marcas núm. 2.471.900 Hotel Don Juan cl 16, 2.471.100 "Hotel Don Juan; Cl 24, 2.360.691 "Hotel Don Juan cl 35, 2.360.642 "Hotel Don Juan" Cl 36, 5.513.649 "Hotel Don Juan Águilas" cl 43, y 2.513.650 "Hotel Don Juan" cl 43, procede asimismo declarar su nulidad en base a los mismos argumentos expuestos para declarar la nulidad de la marca 1.782.113, pues en base al art. 6.1 b de la Ley de Marcas 17/2.001, deviene nulidad relativa de las mismas en cuanto que producen riesgo de confusión del usuario, debiendo señalar que declarada la nulidad de la anterior, las que se basaban en la preexistencia de la misma asimismo devienen nulas, siendo de precisar que cuando la hoy demandada se opone a la marca instada por el actor con la núm. 2.543.221, en su escrito de alegaciones se basa en que dicha marca está anticipada en las suyas 1.782.113, 2.360.641 y 2.360.642, y cuando se resuelve concediendo la núm. 2.513.649 (folio 55), uno de los motivos por lo cual se hace es porque tenía concedido y en vigor el registro de la marca M- 1.782.113 con idéntica denominación y por la misma actividad y que convivía con la oponente M- 1.611.115, y cuando se concede la 2.513.650 uno de los motivos es que el solicitante tiene concedida la 1.782.113 (folio 57). Así pues, declarada la nulidad de la 1.782.113, devienen, asimismo nulas las dadas a su amparo. Riesgo de confusión que se estima existe aun cuando su objeto o actividad vaya dirigida a servicios distintos de hoteles y apartahoteles, pues aun cuando se dirijan a impresos, folletos, etc., a tejidos, productos textiles, etc., servicios de publicidad, trabajos de oficina etc., servicios de seguros o negocios financieros etc., no hay que olvidar que todo ello se ampara bajo el distintivo "Hotel Don Juan", lo cual incurre claramente en la causa de prohibición absoluta prevista en el art. 5.1.9 de la Ley 17/2.001, pues al utilizar la palabra hotel induce a error al público sobre la naturaleza del producto o servicio, no debiendo olvidar que la marca 1.611.115 se refiere a "Grupo Don Juan" y gráfico para la clase 42. De hecho la parte demandada, en las alegaciones que realizó para oponerse a la marca 2.543.221 (folio 209) propugnada por la actora, se ampara en sus marcas 1.782.113, 2.360.641 y 2.360.642 y refiere no sólo identidad fonética sino también aplicativa, constituyendo la actividad de la 2.360.641 los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, servicios de organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o de publicidad (clase 35), en tanto que el objeto de la 2.360.642 son los servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, clase 37, y la 1.782.113 la actividad de servicios propios de hoteles y apartahoteles, clase 42; desprendiéndose de todo ello que la propia demandada, al realizar alegaciones oponiéndose a la marca del actor antes referida, ya consideró tales marcas como un conglomerado que, al margen de la actividad que correspondieran a las mismas, giraban bajo una misma denominación fonética, "Hotel Don Juan", que constituía el distintivo esencial, el cual propicia un riesgo de confusión en el público y puede inducirle a error sobre su procedencia, tal y como se desprende del hecho de esgrimir las citadas marcas, no obstante sus dispares actividades, como las afectadas por la que pretendía inscribir el actor, y sin que quepa entrar a examinar la situación de otras marcas pertenecientes a terceros ajenos a este procedimiento.

Por último, es de reseñar las resoluciones administrativas dictadas en la alzada por la Oficinas de Patente y Marcas denegando la concesión de los núm. 2.513.650 y 2.513.649. Cierto que se encuentran recurridas en vía contencioso-administrativa, pero ello no impide traer a esta sentencia la citada en dicha resolución de fecha 23 de julio de 1.988 en orden al derecho preferente en el uso del signo por la hoy recurrente al ostentar un derecho preferente, precisando que la inscripción registral no es un acto discrecional sino reglado en el que no puede entrar en juego el precedente para seguir vinculado el Registro, no justificando la persistencia del error (folio 796 vto).

TERCERO.- No procede verificar especial pronunciamiento en cuanto a las costas de esta alzada (art. 398 L.E. Civil), y en cuanto a las costas de instancia se estima que concurrían serias dudas de derecho que justificaban el que no se impusieran las mismas a la demandada, al amparo de lo dispuesto en el art. 394 L.E. Civil, lo que supone que la estimación del recurso sea parcial.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por HOTEL BLANCO DON JUAN S.A. contra la sentencia dictada en fecha 10 de junio del año 2.004 en el juicio ordinario seguido con el núm. 1.386/2.003 ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Murcia, debemos revocar la misma y dictar otra por la cual estimando la demanda planteada por el procurador Sr. Rentero Jover, actuando en nombre y representación de HOTEL BLANCO DON JUAN S.A.: a) Se declara la nulidad de la marca núm. 1.782.113, HOTEL APARTAHOTEL DON JUAN, CE 42, condenando al demandado, Jon, a estar y pasar por dicha declaración.

b) Se declara la nulidad de las marcas 2.471.099, Hotel Don Juan Cl 16; 2.471.100, Hotel Don Juan Cl 24; 2.360.641, Hotel Don Juan Cl 35; 2.360.642, Hotel Don Juan Cl 36; 2.513.649 Hotel Don Juan Águilas CL 42; y 2.513.650, Hotel Don Juan Cl 42, condenando al demandado a estar y pasar por dicha declaración.

c) Notifíquese esta sentencia, una vez firme, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que por la misma se ordene la cancelación de dichas marcas y demás que proceda.

d) Respecto de las costas de instancia se mantiene el pronunciamiento de la sentencia recurrida al no hacer expresa declaración sobre su imposición.

e) No procede verificar especial pronunciamiento en cuanto a las costas de esta alzada.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se extenderán los oportunos testimonios, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.