En la ciudad de Murcia a diez de junio de 2004.

Vistos por mí, Don José Miñarro García, Magistrado–Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia Número Once de esta ciudad, los presentes autos de Juicio Ordinario civil, seguidos en este Juzgado al número 1.386 de 2003 a instancia de HOTEL BLANCO DON JUAN S.A. representado por el Procurador D. Antonio Rentero Jover con la asistencia del letrado D. Jose Mª Iglesias Monravá contra D. Juan M. G. representado por el procurador D. Juan Jiménez-Cervantes con la asistencia del letrado Dª Ana Meca Garcia-Grajalva, he dictado en nombre de S.M. EL REY, la siguiente:

SENTENCIA

PRIMERO.- Por el Procurador demandante , en la representación antedicha, se formuló demanda de Juicio Ordinario contra el ya expresado demandado, en base a los hechos que en dicho escrito de demanda se contienen y tras alegar los fundamentos de derecho que estimó aplicables, y que tanto unos como otros se dan por reproducidos , terminaba suplicando al Juzgado que tuviese por interpuesta la demanda y que seguido el procedimiento por sus trámites legales, en su día dictase sentencia, por la que se declarase la nulidad relativa o absoluta o subsidiariamente la caducidad por falta de uso de la Marca nº 1.782.113(4) HOTEL Y APARTHOTEL DON JUAN CL.42.

En consecuencia que se condene al demandado a estar y pasar por esas declaraciones en la forma interesada , notificando la sentencia dictada a la Oficina Española de Patente y Marcas ,para que por la misma se ordene la cancelacion de la referida Marca y demas que proceda .

Subsidiariamente , se declare que la existencia y en su caso el uso de la referida Marca supone un acto de competencia desleal dada la preexistencia de la marca anterior nº 1.611.115 GRUPO DON JUAN y grafico Cl.42.

Y como consecuencia de ello se condene al demandado a prohibir y cesar en el uso de la Marca nº 1.782.113 (4) HOTEL Y APARTHOTEL DON JUAN CL.42.

Respecto a las Marcas nº 2.471.099 HOTEL DON JUAN CL16, nº 2.471.100 HOTEL DON JUAN CL.24, nº 2.360.641 HOTEL DON JUAN Cl. 35, nº 2.360.642 HOTEL DON JUAN CL.36, Nº 2.513.649(6) HOTEL DON JUAN AGUILAS CL.43 Y Nº 2.513.650(X) HOTEL DON JUAN CL.43 ,se declare la nulidad relativa o absoluta de todas ellas y en consecuencia que se condene al demandado a estar y pasar por esas declaraciones en la forma interesada , notificando la sentencia dictada a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que por la misma se ordene la cancelacion de las referidas Marcas y demas que proceda.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda y declarándose competente este Juzgado para su conocimiento y tramitación, se dio traslado de la demanda a la parte demandada a fin de que se personara y la contestase con los apercibimientos legales .

Finalizado el termino del emplazamiento , compareció en forma dicha parte demandada oponiéndose a la demanda al negar la realidad de los hechos alegados y solicitó que se le absolviese con expresa imposición de costas a la parte demandante.

Seguidamente y en consecuencia con tal pronunciamiento absolutorio solicitaba que se rechazara la suspensión del recurso contencioso 2.508/2.002 que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia , Seccion 1ª.

Ësta última petición era inútil y extemporánea porque ya el propio auto de 23 de enero de 2.004, de admision de la demanda lo habia denegado .

Señalada Audiencia Previa , comparecieron a ella las partes personadas en la cual, tras un intento de conciliación, se propuso prueba, que fue practicada el dia señalado para el juicio con el resultado que consta en autos y en el acta del juicio celebrado al efecto con el resultado que consta en la cinta videografica que forma parte del juicio , quedando seguidamente los autos vistos para sentencia

prescripciones legales

En consecuencia que se condene al demandado a estar y pasar por esas declaraciones en la forma interesada , notificando la sentencia dictada a la Oficina Española de Patente y Marcas ,para que por la misma se ordene la cancelacion de la referida Marca y demas que proceda .

Subsidiariamente , que se declare que la existencia y en su caso el uso de la referida Marca supone un acto de competencia desleal dada la preexistencia de la marca anterior nº 1.611.115 GRUPO DON JUAN y grafico Cl.42.

Y como consecuencia de ello se condene al demandado a prohibir y cesar en el uso de la Marca nº 1.782.113 (4) HOTEL Y APARTHOTEL DON JUAN CL.42.

Respecto a las Marcas nº 2.471.099 HOTEL DON JUAN CL16, nº 2.471.100 HOTEL DON JUAN CL.24, nº 2.360.641 HOTEL DON JUAN Cl. 35, nº 2.360.642 HOTEL DON JUAN CL.36, Nº 2.513.649(6) HOTEL DON JUAN AGUILAS CL.43 Y Nº 2.513.650(X) HOTEL DON JUAN CL.43 ,se declare la nulidad relativa o absoluta de todas ellas y en consecuencia que se condene al demandado a estar y pasar por esas declaraciones en la forma interesada , notificando la sentencia dictada a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que por la misma se ordene la cancelacion de las referidas Marcas y demas que proceda.

SEGUNDO.- De la prueba practicada en el juicio y con especial relevancia de la prueba documental , han de establecerse como hechos probados los siguientes :

La entidad demandante , la mercantil HOTEL BLANCO DON JUAN S.A. , ES PROPIETARIA DE LA Marca nº 1.611.115 GRUPO DON JUAN así como del grafico para la distinción de los servicios de hoteles y restaurantes Cl.42 , tal y como se acredita con el doc. nº 10 de la demanda sin contradicción por la parte demandada.

Dicha Marca , fue solicitada en fecha 12-01-1.991 y concedida en fecha 3-05-1.993, por lo que tiene una antigüedad de mas de 10 años a fecha de presentación de la demanda .

Estando acreditado este extremo , el prestigio de dicha marca es la derivada de su normal uso en la actividad de restauración y alojamiento hotelero en zona de playa sin que se hayan acreditado circunstancias relativas a que su propietaria sea de una mercantil conflictiva en los terrenos laboral , financiero etc. El uso de dicha marca se ha circunscrito hasta ahora a una zona muy concreta de la costa de Gerona .

No puede considerarse dicha Marca pues , ni como marca Notoria ni como marca Renombrada: " Canon " , " Meliá " , "Mercedes" , etc. a las que en virtud de la doctrina Jurisprudencial establecida en el Tribunal Europeo de Justicia (Luxemburgo) ha de otorgársele una protección o tutela reforzada que es obligatoria su observancia por los tribunales de los paises de la Union Europea por tratarse de un derecho armonizado .

Por su parte la Marca , propiedad del demandado Don Juan Montiel Garcia , es la nº 1.782.113 "Hotel y Aparthotel Don Juan", solicitada el dia 30 de septiembre de 1.993 y concedida el 20 de abril de 1.994 para distinguir en la clase 42 "servicios propios de hoteles y aparthoteles", encontrándose en la actualidad en vigor y al corriente de pagos . Asi lo acredita la parte demandada con el doc. nº 2 de los aportados con la contestación a la demanda .

Vémos pues, que cuando Don Juan M. solicitó la marca que hoy esta registrada a su favor ( 30 de septiembre de 1.993) apenas habia nacido al mundo del Derecho la Marca de la Mercantil demandante ( fue concedida el dia 3 de mayo de ése mismo año ) .

Así pues , ni la Marca propiedad de la actora era una Marca acreditada , ni D.Juan M. pudo copiarla para utilizarla en su propio beneficio aprovechándose del prestigio de aquella, ni por razones de distancia geografica , pueda haber colision de intereses entre ambos empresarios pues las actividades turísticas son desarrolladas exclusivamente en la provincia de Gerona el primero y en la provincia de Murcia el segundo , sino que lo mas razonable es concluir que fue una casualidad que el demandado , empresario individual se llame JUAN ( DON JUAN en el mundo de los negocios ) y que haya deseado llamar así a sus negocios . O sea, utilizar su propio nombre como Marca .

Establecidos inicialmente éstos hechos hemos de ver cual es el tratamiento o régimen que hay que dar a éstas Marcas propiedad de los litigantes ,según el derecho aplicable :

Se tratan ambas Marcas , de aquellas que dicho Tribunal Europeo denomina "Marca normal", y por tanto ha de dispensársele no una tutela reforzada , sino una tutela normal .

La doctrina de dicho Tribunal en estos casos de marca normal es la de que la protección de las marcas , reposa sobre el criterio fundamental del riesgo de confusión . Esta doctrina jurisprudencial quedó establecida en el caso SABEL contra PUMA ( sentencia de 11 de noviembre de 1.997) , CANON contra Metro-Goldwyng Mayer Inc ( sentencia de 29 de septiembre de 1.998) y Lloyd contra Klijsen ( sentencia de 22 de junio de 1.999).

Estos factores de confusión son :

a) el conocimiento de la marca en el mercado ,

b) la asociación que puede hacerse de la marca con el signo utilizado (registrado).

c) El grado de similitud entre la marca y el signo y

d) El grado de similitud entre los productos o servicios designados .

 

Sin que estos requisitos constituyan un catalogo "numerus clausus" , el Tribunal ademas establece que el riesgo de confusión debe pues , apreciarse globalmente , teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes .

Así pues , Vemos que en el supuesto del apartado d) "grado de similitud entre los productos o servicios designados", está claro que con mas o menos coincidencias ( el demandante centra su actividad en restauración y hoteles de tres estrellas y el demandado la centra en servicios de hotel de cuatro estrellas) , ambos empresarios litigantes desarrollan su actividad en el sector turístico , por lo que no cabe duda que puede haber cierto riesgo de confusión.

Pero aquí se acaban las coincidencias , pues en los demas supuestos , no hay coincidencia alguna , ya que,

a) no puede decirse que una marca sea mucho mas conocida que la otra en el Mercado . De hecho, el demandante ha reconocido en el juicio que no conocia la existencia de la marca del demandado hasta que éste impugnó la solicitud de aquel de una nueva marca .

 

b) No cabe asociación ( notoriamente conocida) entre la marca de cada una de los empresarios con el signo utilizado (registrado), por su confeccion generica , tanto en el caso de una marca como en la otra .

 

Este requisito esta asociado a la denominada " imagen de marca " , como factor decisivo de compra . Es decir la asociación por parte del consumidor a las dos palabras DON JUAN (o al signo que lo representa) como factor decisivo para alojarse en un hotel de Gerona , cuando visite aquel territorio , o alojarse en un Hotel o en un aparthotel , cuando visite la localidad de Aguilas .

 

c) no hay similitud y no hay posibilidad de confusión entre cada una de la marcas y el signo distintivo , pues son muy distintos uno y otro sin posibilidad de confusion . (Véase doc. nº 4 por contraposición al doc. nº 10 ambos acompañados a la demanda)

 

d) Además , como se ha dicho , ni por razones de distancia geografica , puede haber colision de intereses entre ambos empresarios pues las actividades turísticas son desarrolladas exclusivamente en la provincia de Gerona el primero y en la provincia de Murcia el segundo , ni por razon de los servicios que prestan , pues el cliente de un hotel de tres estrellas , es distinto del cliente de un hotel de cuatro .

 

 

TERCERO.- Centrada la posición de las partes litigantes , vemos que la marca registrada por el demandado HOTEL Y APARTHOTEL DON JUAN , identifica con el nombre generico de la actividad un solo establecimiento turístico , pues se expresa en singular demandante y con el nombre de pila de su propietario , tal y como esta autorizado por el articulo 4. 2 a) de la Ley de Marcas. Y en este punto no se puede ser excesivamente restrictivo ( salvo causa justificada) ya que es sabido que la posibilidad de registrar como marca el propio nombre ha constituido siempre una aspiración del empresario . Esta aspiración es perfectamente comprensible ya que mediante la adopción como marca del propio nombre se pretende lograr una mas estrecha vinculacion entre el resultado de la actividad empresarial y la propia empresa .

Esto que antecede , no significa que la aspiración del empresario individual se convierta en un derecho preferente frente a un titular anterior inscrito , sino que ha de valorarse para resolver los casos dudosos a favor del titular del nombre , como derecho de la personalidad , que pretende incorporarlo a la actividad de su empresa .

Ya se ha razonado anteriormente que no hay colision de intereses por lo que no cabe reprochar al demandado que en el trafico mercantil realice con la explotación de la Marca HOTEL Y APARTHOTEL DON JUAN , ni

-Actos de confusión , respecto a los consumidores , ni

-Actos de imitación, pues los signos distintivos no pueden absolutamente , ser asociados entre sí .

-Explotación de la reputación ajena , pues como se ha visto , entre la concesión de la marca al actor y la petición de la marca por el demandado transcurrieron cuatro meses y desde luego , éste Juzgador , no cree que en cuatro meses pueda crearse una reputación suficiente como para que D. Juan M. haya pensado en aprovecharse de ella.

 

Por otro lado, desde la perspectiva administrativa ,el propio Servicio de la Oficina de Patentes y Marcas , ha venido reconociendo y admitiendo la convivencia de ambas y de otras que emplean las palabras DON JUAN porque "difieren suficientemente en su conjunto grafico-denominativo".

 

Como argumento definitivo , éste Juzgador , ha entrado en INTERNET , Google, y ha realizado búsqueda en "Hotel Don Juan" y han aparecido 8.250 páginas que responden a esas tres palabras unidas . Sirva como muestra que en la primera relacion aparecen los siguientes Hoteles , que no pertenecen a la mercantil actora :

No puede decirse por lo tanto, que los vocablos "Hotel" "aparthotel" "Don" y Juan" , no sean vulgares . No puede haber confusión , ni derecho de Marca que amparar cuando hay Hoteles Don Juan por toda España y por todo el Mundo .

No cabe por lo tanto declarar la nulidad ni absoluta ni relativa de las marcas antes citadas .

En cuanto a la caducidad tambien postulada, el art. 55 de la LM. establece que procedera la caducidad de la marca cuando no fuere usada conforme establece el articulo 39.

El articulo 39 , establece que

" si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión , la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los que este registrada o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años , la marca quedara sometida a las sanciones previstas en la presente Ley a menos que existan causas justificativas de la falta de uso ".

El punto 4 de dicho articulo establece que

"Se reconoceran como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular , como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada" .

En el presente caso se ha demostrado hasta la saciedad (documentalmente y testificalmente ) que desde el dia 20 de abril de 1.994 , fecha de la concesión al demandado de la Marca de su propiedad que la misma ha sido objeto de renovación en el Registro con fecha 27 de Noviembre de 2003 , y ha pagado puntualmente todas las tasas correspondientes a la misma ( doc. nº 2 de la contestación a la demanda) , lo que evidencia una inequívoca voluntad de su utilización .

Ha efectuado publicidad en todo el año 2003 y ha accedido a multitud de revistas de mayoristas de viajes turísticos (Doc. nº 13 a 31 de la contestación a la demanda .

Y si bien es cierto que el Hotel acaba de ser abierto al publico , no es menos cierto que ya desde 20 de octubre de 1.995 (Doc . nº 4 de la contestación a la demanda) un año después de obtenerla citada Marca , la Administración Municipal de Aguilas admitió a tramite la solicitud de licencia de construcción del Hotel y desde entonces ha mantenido el prolijo y farragoso proceso de obtención de licencias y autorizaciones , de las mas diversas administraciones , Municipal , Autonomica e Instituto de Fomento (doc. nº 5 a 11 , hasta que pudo empezar la construcción en fecha 4 de enero de 2001 , fecha de la concesión de la Licencia ( cinco años de papeleo).

El Hotel , a pesar de su envergadura , ( dos módulos de apartotel de 4 llaves y el Hotel de cuatro estrellas unidos entre sí , mas servicios comunes ) ha sido terminado en menos de tres años, , por lo que estamos en el caso de estimar que por impedimentos burocráticos ( oficiales dice la Ley ) ha impedido al promotor conforme a lo dispuesto en el nº 4 del articulo 39 de la Ley de Marcas , la construccion del Edificio.

Por todo lo que antecede , procede igualmente la desestimacion de la demanda.

Por lo que respecta a la competencia desleal, no ha sido probado documentalmente ni en el juicio que el demandado haya actuado con mala fé al solicitar la marca inscrita a su favor ( art. 5 de la Ley de Competencia Desleal ) ni que haya realizado ninguno de los actos que a modo de catalogo se relacionan en los articulos 6 a 17 ambos inclusive de la Ley. Por lo que la demanda debe ser íntegramente rechazada .

CUARTO .- En materia de costas, hay que estar a lo dispuesto en el art. 394 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil en cuyo tenor literal se establece que: En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho."

En el presente caso se dá una circunstancia que debe ser tenida en cuenta a la hora de valorar la no imposición de costas . Es la firme creencia de ambos litigantes que podian impugnarse recíprocamente la utilización de las palabras DON JUAN , en las marcas de sus oponentes desde el momento en que advirtieron su existencia.

Así, D. Juan M. impugnó en fecha 01/07/03 la solicitud de registro de marca efectuado por Hotel Blanco Don Juan S.A. (doc. nº 76 de la demanda). Y , a su vez , fue a raíz de la mencionada oposición cuando la mercantil actora se enteró que estaba registrada la marca
del demandado, que como se ha visto han convivido en el Registro de Patentes y Marcas de forma pacifica durante mas de ocho años .

Por todo lo expuesto , ponderando las circunstancias concurrentes en el presente caso , procede la no imposicion de costas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

Que desestimando la demanda formulada por HOTEL BLANCO DON JUAN S.A. representado por el Procurador D. Antonio Rentero Jover con la asistencia del letrado D. Jose Mª Iglesias Monravá contra D. Juan Montiel García representado por el procurador D. Juan Jiménez-Cervantes con la asistencia del letrado Dª Ana Meca Garcia-Grajalva, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a dicho demandado.